MARKA KULLANMAMA
MARKANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜK
Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı KHK’nın 6. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” şeklindedir.
KHK’nın “Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi” başlığı altında düzenlenen markanın hükümsüzlüğü, KHK’nın 42.maddesinde sınırlı sayıda sayılan hükümsüzlük hallerinden birinin varlığı halinde, mahkemenin hükümsüzlük kararı vermesi ile marka tescilinin sicilden terkin edilmesi halidir.
Markanın hükümsüzlüğü davası sonucunda, KHK’nın 42. maddesine göre herhangi bir hükümsüzlük hali mevcutsa; markanın hükümsüz olduğuna ilişkin tespit niteliğinde mahkeme kararının alınması yanında Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından mahkeme kararına binaen hükümsüzlüğüne karar verilen markanın sicilden terkinine hükmedilir. Bu sebeple, dava açılırken terkin talebi de ekleneceğinden markanın hükümsüzlüğü davası hukuki nitelik olarak bir eda davasıdır.
Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise, mahkeme yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verecektir.
KHK’nın 42. Maddesinde altı bent olarak sayılan hükümsüzlük halleri şunlardır:
1- KHK’nın 7. Maddesinde sayılan mutlak red sebeplerinin varlığı,
2- KHK’nın 8. Maddesinde sayılan nisbi red sebeplerinin varlığı,
3- Markanın kullanılmaması sonucu KHK’nın 14. Maddesine aykırılık,
4- Marka sahibinin davranışları nedeniyle, markanın mal ve hizmetler için
yaygın bir ad haline gelmesi,
5- Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil
edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı
konusunda halkta yanlış anlama ihtimalinin olması,
6- Markanın teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanılarak KHK’nın 59. Maddesine aykırılık.
KHK’nin 14.maddesi ise tescilli markanın kullanımı ile ilgilidir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 14 / 1. maddesi “ markanın tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir.” hükmünü âmirdir.
Paris Sözleşmesi m. 5/C-1 “Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra… iptal edilebilir” denilerek ölçüt olarak “makul bir süre” getirmiştir. Bununla birlikte bir diğer uluslararası sözleşme olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (“TRIPS”) ise “en az üç yıllık” biri süre öngörmüştür. Ayrıca 556 sayılı KHK’dan öncesinde uygulanan 551 sayılı Marka Kanunu m.50/a’da da bu süre üç yıl olarak belirlenmiştir. 556 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle bu süre artık beş yıldır.
Bu madde ile marka sahibinin, markasını kullanmamasının yaptırımı ilgililer tarafından iptal edilebilirliği göstermektedir.
Bu maddenin amacı; marka hakkının sağladığı tekel hakkına engel olmaktır. Birçok markayı tescil ettirmek sureti ile başkalarının olası kullanımlarının engellenmesi amaçlanmıştır.
Her ne kadar KHK 14/1 maddesi kullanma zorunluluğunun, tescil ile başlamakta olduğunu ifade ediyor olsa da; bir dönem koruma tarihi olarak “başvuru tarihinin mi” “tescil tarihinin mi” esas alınacağı tartışmalara neden olmuştur. Ne var ki; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu tartışmalara son vermiş ve markanın kullanma zorunluluğunun tescil tarihi itibariyle başlayacağını belirtmiştir.
Aslında bir “iptal” sebebi olan “kullanmama” hali başlangıçta mevcut bir hal olmayıp, 5 yıllık “kullanmama” süresinin sonunda ortaya çıkan bir “iptal” sebebidir. Bu nedenledir ki, kullanmama nedeniyle markanın iptal edilmesi durumunda, bu kararın etkisi, tescil başvuru anına kadar geri gitmeyecek, 5 yıllık sürenin bitmesinden ve hükümden sonra hukuki sonuç doğuracaktır.
Markanın kullanımından bahsedebilmek için; tescil belgesinde belirtilen mal ve veya hizmetler üzerinde fiilen kullanılması gerekmektedir. Bunun için markanın fiilen kullanıldığı mallar /hizmetler ile tescil belgesindeki mallar/hizmetler karşılaştırılır ve aynı tür olup olmadıklarına bakılır.
Bu hususta 12.07.1995 tarihli Bakanlar Kurulu ile taraf olunan “ Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslar arası sınıflandırılmasına ilişkin Nice anlaşması hükümlerine göre, uygulanacak sınıfların listesi ve uygulanmasına ilişkin BIK-TPE 2000/2 numaralı tebliğ dikkate alınır.
KHK 42. Maddenin 2. Fıkrası; hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.” Şeklindedir.
Bu cihetle tescil edilen markanın hangi sınıflarda tescil edildiği sınıf bazında ilgili mal ve hizmetlerde kullanılıp kullanılmadığı hususu değerlendirilmeye alınır.Bu doğrultuda hükümsüzlük istemi ile terkin talep edilir.
Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus aşağıda belirtilen durumlarda ise markanın kullanıldığı kabul edilir:
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı
unsurlarla kullanılması,
b) Markanın yalnızca ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.
Konu ile ilgili birkaç Yargıtay Kararına değinmek gerekirse;
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2014/15475 E., 2015/791 sayılı kararı; Davacı vekili, davalı adına TPE nezdinde tescilli 31/12/1994 gün 81701 nolu "DOYUM" markasının tescilli olduğu "hayvan yemleri, salam, sosis, sucuk, pastırma, balık ve konserveleri” emtialarında 556 sayılı KHK'nin 14. maddesi anlamında kullanılmadığını, müvekkilinin 18.04.2008 tarihli marka başvurusunun davalıya ait marka nedeniyle reddedildiğini ileri sürerek davalıya ait 81701 nolu DOYUM markasının “hayvan yemleri, salam, sosis, sucuk, pastırma, balık ve konserveleri” emtialarında kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili ile dava dışı A... A.Ş. arasında 25.7.2008 tarihinde fason üretim sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşmeye göre sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma ve jambon üretiminin müvekkiline ait DOYUM markası ile yapılacağının kararlaştırıldığını, “balık konserveleri ve hayvan yemlerinin” ise markanın kullanıldığı et ve et ürünleri ile bağlantılı olduğunu, davacının markasının bu emtialarda kullanılmasının iltibas yaratacağını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafa ait “DOYUM” markasının hayvan yemleri, pastırma, balık ve konserveleri emtialarında kullanıldığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davalı adına TPE de tescilli 31.12.94 gün, 81701 nolu DOYUM markasının tescilli olduğu emtialardan hayvan yemleri, pastırma, balık ve konserveleri emtiaları yönünden kullanmama nedeniyle 556 sayılı KHKTnın 14 ve 42/c maddesi gereği hükümsüzlüğüne, bu kısım emtialar yönünden TPE sicilinden terkin edilmelerine, diğer emtialar yönünden yerinde olmayan davanın reddine karar HÜKMÜNÜN ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 19.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2014/11-106 E., 2016/67 sayılı kararı; Dava, markanın kullanılmaması sebebiyle iptali istemine ilişkindir. Dava konusu markanın tescilli olduğu sınıfın "inşaat hizmetleri" olduğu dikkate alındığında bu hizmetin ifası sırasında oluşturulan tanıtım amaçlı broşür ve resimlerde markanın kullanılması yeterli olup, ayrıca markanın ticaret markalarında olduğu gibi inşa edilen gayrimenkul üzerinde kullanılması zorunluluğunun bulunmayacağı tabiidir. Bu durumda açıklanan yollarla davalının tescilli markasının inşaat hizmetleri sınıfı mal ve hizmetlerde kullandığının değerlendirilmesi gerekirken aksine görüş bildiren bilirkişi raporuna bu yönde itibar edilmesi doğru olmamıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/11-695 2011/47 sayılı kararı; Dava, kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar yönünden iptali, olmadığı takdirde 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istemine ilişkindir. TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar da; kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilir.
Tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de genişletilmiş koruma sağladığı gerekçesiyle, tanınmış markanın sicilde tescilli olduğu, ancak kullanılmayan sınıflar yönünden de kısmi hükümsüzlük kararı verilemeyeceğine dair yerel mahkemenin direnmesi hukuka aykırıdır.
AV. CANSEL KABAOĞLU KURAL